东正成功代理“YHiA”商标无效宣告案件

案情介绍：

争议商标基本信息

2020年12月，我司受申请人委托对争议商标提出无效宣告申请。

申请人的主要理由：

一、争议商标与申请人享有在先著作权的“YHiA”美术作品完全相同，侵犯了申请人的在先著作权。

二、争议商标的注册构成对申请人在先使用且有一定影响的“YHiA”商标的恶意抢注。

三、被申请人与申请人为同一地域相同行业竞争者，被申请人在明知申请人商标的情况下仍申请注册争议商标，具有明显的恶意，违反了诚实信用原则。

四、除争议商标外，被申请人还注册了多件与知名母婴产品品牌相同或近似的商标。

综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（八）项、第十五条第二款、第三十二条、第四十四条第一款和第四十五条的规定，请求对争议商标予以宣告无效。 

申请人提交了以下主要证据：

申请人及各门店个体工商户营业执照、门店信息统计表； 作品设计合同、设计费用报销单、银行对账单以及《作品登记证书》； 开业期间微信平台宣传消息、门店照片以及微信平台创建记录；会员卡、环保袋定做合同、费用报销单；广告发布合同、收据、费用报销单；产品经销协议；被申请人与申请人的地理位置截图；被申请人商标注册情况以及抄袭摹仿品牌介绍等。 

国家知识产权局经审理认为:

本案中，根据申请人在案提交的《作品登记证书》显示，申请人的“YHiA”作品登记日期为2016年4月25日，登记时间早于争议商标申请日。申请人在案提交的店铺信息、微信平台信息等证据，可以认定在争议商标申请日之前，申请人已将涉案作品进行了公开。同时，被申请人与申请人同处吉林省长春市，被申请人完全具有接触上述作品的可能性。争议商标与申请人主张其享有著作权的作品在构图要素、设计风格、表现形式等方面完全相同，已构成实质性近似。被申请人在未经申请人同意的情况下，申请注册争议商标的行为，侵犯了申请人的在先著作权，违反了《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定,争议商标予以无效宣告。 

代理技巧和心得：

对于以在先著作权为在先权利，依据《商标法》第三十二条提出的无效宣告申请，要从以下几个方面进行论述：

1.在系争商标申请注册之前他人已在先享有著作权；

2.系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似；

3.系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品；

4.系争商标注册申请人未经著作权人的许可。

针对上述几个方面，都要有相应的证据予以佐证。

商标三部  苗贵娟   撰写

2022.02.22